ВС разъяснил на примере наименования «Пиво Майкопское», что нужно учитывать при определении сходства товарных знаков до степени смешения.

Верховный Суд напомнил, что в отношении наименования места происхождения товара в ГК предусмотрено исключение, позволяющее одновременно владеть правом на одно и то же средство индивидуализации разным лицам.

Одна из экспертов «Адвокатской газеты» отметила применение принципа преюдиции как по отношению к выводам о сходстве различных средств индивидуализации, так и к расчету размера компенсации за нарушенное право. Другая посчитала немаловажным замечание ВС о том, что судам нижестоящих инстанций надлежало учесть, что в товарном знаке истца словесный элемент «Майкопское» является неохраняемым. У третьей позиция Верховного Суда вызвала интерес, поскольку он дополнительно изучил вопросы столкновения прав на товарный знак и наименование места происхождения товаров.

11.02 Верховный Суд вынес Определение № 308-ЭС24-17130 по делу № А01-4210/2022, в котором разъяснил особенности исключительного права на наименование места происхождения товара.

• https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/14a20cdf-f7b7-4912-9f92-8c324020493a/ff4d84ef-a3f3-4f0f-b926-4f1f2a84b88e/A01-4210-2022_20250211_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
• https://kad.arbitr.ru/Card/14a20cdf-f7b7-4912-9f92-8c324020493a

ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский является правообладателем товарного знака по свидетельству РФ № 677614, зарегистрированного в том числе для товаров «пиво» 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, а также обладателем исключительного права на наименование места происхождения товара «Пиво Майкопское» в отношении товара «пиво светлое» по свидетельству РФ № 248/1. Из свидетельства на товарный знак следует, что содержащиеся в нём слова и цифры являются неохраняемыми элементами товарного знака.

• Пивзаводу стало известно, что ООО «Майкопское пиво» предлагает к продаже и реализует пиво с использованием словесного обозначения «Майкопское», сходного с его товарным знаком и НМПТ, в связи с чем обратился в арбитражный суд с иском о защите исключительных прав.

Суд по делу № А01-118/2021 признал пиво, произведенное обществом ООО «Майкопское пиво» и содержащее на этикетках и упаковках наименование «Майкопское», контрафактным. Были установлены сходство до степени смешения комбинированного обозначения, используемого обществом, со спорным товарным знаком завода и тождество с наименованием места происхождения товара. Суд обязал общество прекратить использование обозначения «Майкопское», тождественного НМПТ и сходного с его товарным знаком в отношении товаров категории «пиво». С ответчика в пользу истца была взыскана компенсация за нарушение исключительных прав, заявленная на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК.

Впоследствии пивзавод вновь обнаружил продажи обществом «Майкопское пиво» продукции с обозначением, сходным с его товарным знаком. Завод направил претензию с требованием прекратить реализацию контрафактной продукции и выплатить компенсацию, которая была оставлена обществом без удовлетворения. Тогда завод обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ № 677614 в размере более 3,1 млн руб.

Руководствуясь ч. 2 ст. 69 АПК, ст. 1229, 1252, 1271, 1484, 1487, 1515 ГК, суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск. Они приняли во внимание обстоятельства, установленные в рамках дела № А01-118/2021, признали доказанным факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак путем повторной реализации контрафактной продукции, на этикетках которой используется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, установив возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности реализуемого товара одному производителю. Суды взыскали компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, произведенных и выпущенных в оборот в период с 16 ноября 2021 г. по 25 января 2023 г., основываясь на сведениях, представленных Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу. При этом суды не нашли оснований для удовлетворения ходатайства общества о необходимости снижения размера компенсации до минимального размера.

Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами первой и апелляционной инстанций, в том числе в том, что наличие у общества исключительного права на НМПТ «Пиво Майкопское» не свидетельствует о законности использования им комбинированного обозначения (помимо словесных элементов «Пиво Майкопское» присутствуют также графические элементы), сходного со спорным товарным знаком завода.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество «Майкопское пиво» обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд РФ. Изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС разъяснила, что в п. 4 ст. 1229 ГК закреплено особое правило о возможности принадлежности в случаях, предусмотренных в числе прочего п. 2 ст. 1518 ГК, самостоятельных исключительных прав на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации одновременно разным лицам. Это правило в отношении НМПТ является исключением из общего положения о том, что на один результат интеллектуальной деятельности или на одно средство индивидуализации может быть установлено лишь одно исключительное право, которое может принадлежать одному лицу либо нескольким лицам, но только совместно, и вызвано существом права на наименование места происхождения товара.

Так, добавил Верховный Суд, в силу ст. 1516, 1518, 1522 ГК исключительное право на НМПТ может быть в установленном ГК порядке предоставлено любому лицу, которое осуществляет на территории определенного географического объекта все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование его особых свойств. При получении исключительного права на наименование места происхождения товара не важна воля иных лиц, имеющих исключительное право на него; в дальнейшем лица, обладающие правами на него, осуществляют его использование раздельно по своей воле. При этом действие исключительного права на НМПТ прекращается, в частности, если правообладатель производит товар, не соответствующий необходимым характеристикам, или утрачивает возможность осуществлять деятельность по производству такого товара, систематически нарушает способ производства товара, условия его хранения и транспортировки. Утрата исключительного права одного лица не влияет на действие исключительного права другого лица на одно и то же наименование места происхождения товара.

• ВС указал, что по смыслу п. 1 ст. 1515 ГК нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. Нарушение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) является основанием для взыскания правообладателем компенсации. При установлении факта нарушения исключительного права на товарный знак по смыслу положения п. 3 ст. 1484 ГК оценке подлежит степень сходства обозначений.

Исходя из подхода, изложенного в Определении ВС от 2 февраля 2017 г. № 309-ЭС16-15153, пояснил Верховный Суд, суд кассационной инстанции проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судами методологии установления однородности, сходства и вероятности смешения обозначений. Методология сравнения обозначений определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утверждёнными Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482. В соответствии с п. 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. В п. 42 Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

• Ссылаясь на п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС 23 сентября 2015 г., Верховный Суд разъяснил, что при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В п. 162 Постановления Пленума ВС от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности или близости товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства товарного знака и спорного обозначения. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения, в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям, с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

ВС отметил, что, делая вывод о сходстве до степени смешения товарного знака истца с используемым на этикетке ответчика обозначением, суды сослались на установленный факт такого сходства судебным актом по делу № А01-118/2021. В рамках этого дела суд оценил различия сравниваемых обозначений, а также определённую степень их сходства, при этом установил, что очевидно решающее значение для первого впечатления о сходстве имеет словесное обозначение «Майкопское». Между тем, применив положения ч. 2 ст. 69 АПК, суды не учли, что на момент рассмотрения настоящего дела № А01-4210/2022 установленные судами обстоятельства по другому делу № А01-118/2021 изменились, поскольку по заявке общества от 12 апреля 2021 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности 8 декабря 2022 г. было зарегистрировано исключительное право на НМПТ «Пиво Майкопское», обществу выдано свидетельство № 248/3.

Таким образом, указал ВС, у общества «Майкопское пиво» в силу п. 1 ст. 1531 ГК с 12 апреля 2021 г., т.е. за пределами рассмотренного в рамках дела № А01-118/202 периода, имелось право на выпуск и реализацию продукции с нанесением на этикетки НМПТ «Пиво Майкопское». Поскольку данное обозначение стало охраноспособным, судам с учётом названных положений закона необходимо было дать оценку правомерности реализации обществом продукции с использованием этого обозначения (этикетки), исследовать сходство до степени смешения товарного знака истца и этикетки общества с применением методологических подходов, а также принять во внимание, что используемые в товарном знаке завода слова «Пиво Майкопское» относятся к неохраняемым элементам товарного знака. «Выводы судебных инстанций, положенные в основу принятых по делу судебных актов, не соответствуют приведенным положениям законодательства и являются преждевременными», – заключил Верховный Суд и отменил их, направив дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Комментируя определение ВС, патентный поверенный, советник юридической фирмы «Арно Лигал» Полина Гальцова обратила внимание на применение принципа преюдиции как по отношению к выводам о сходстве различных средств индивидуализации, так и к расчету размера компенсации за нарушенное право.

• По её мнению, суды нижестоящих инстанций правомерно сослались на установленные обстоятельства предшествующего дела, в котором этикетка ответчика была признана сходной до степени смешения с комбинированным товарным знаком истца. Несмотря на то, что слово «Майкопское» в товарном знаке является неохраняемым, между обозначениями были установлены графическое сходство и общее впечатление, отметила эксперт.

«ВС встал на сторону ответчика на том основании, что с момента завершения рассмотрения первого дела ответчик получил исключительное право на НМПТ “Пиво Майкопское”. По мнению Судебной коллегии, судам следовало оценить правомерность продажи товаров с учетом этого обстоятельства, т.е. невзирая на установленное сходство обозначения ответчика с охраняемым товарным знаком. Между тем судами трёх инстанций как по первому, так и по новому делу исследовались обстоятельства именно сходства этикетки ответчика с комбинированным товарным знаком истца и установлено нарушение прав не только на НМПТ, но и на товарный знак истца. В этой части вывод судебной коллегии не кажется очевидным», – указала Полина Гальцова.

В то же время, добавила она, суды применили преюдицию также и по отношению к размеру компенсации за нарушенное право. Они согласились, что компенсация должна быть рассчитана, как и в первом деле, основываясь на сведениях об объёме и стоимости контрафактного товара за предшествующий период, без учёта нового обстоятельства – появления у ответчика прав на НМПТ. «К сожалению, определение ВС не разъясняет отдельно вопрос правомерности применения преюдиции к размеру компенсации в данном деле. Представляется, что он должен быть разрешён при новом рассмотрением дела», – заключила Полина Гальцова.

Старший юрист практики IP и IT BIRCH LEGAL Анна Лапшина считает, что суды нижестоящих инстанций формально подошли к рассмотрению дела, поскольку ими были проигнорированы крайне важные обстоятельства, на которые обратил внимание ВС.

Она отметила, что в рамках рассматриваемого дела № А01-4210/2022 компенсация взыскивалась за использование ответчиком обозначения «Майкопское пиво» в период после вынесения решения по делу № А01-118/2021, которое имело преюдициальное значение. Между тем именно в течение периода повторного нарушения ответчик сам стал правообладателем НМПТ «Пиво Майкопское» (№ 248/3), а следовательно, судам надлежало дать новую оценку правомерности использования ответчиком обозначения «Майкопское пиво» именно в новый спорный период, выходящий за пределы рассмотренного в рамках дела № А01-118/202 периода. «Однако по непонятным причинам суды нижестоящих инстанций этого не сделали. ВС в своём определении, по сути, указал на недопустимость формального применения принципа преюдции и необходимость учёта всех обстоятельств дела», – добавила эксперт.

Анна Лапшина посчитала немаловажным замечание ВС о том, что судам надлежало учесть, что в товарном знаке истца № 677614 словесный элемент «Майкопское» является неохраняемым. «Данное обстоятельство прямо влияет на оценку сходства фактически используемого ответчиком обозначения и товарного знака истца, за использование которого взыскивается компенсация, следовательно, имеет значение для установления факта нарушения и обоснованности компенсации. Однако суды нижестоящих инстанций вновь не дали полноценной оценки данному обстоятельству», – заметила она.

Партнёр, руководитель практики товарных знаков Semenov&Pevzner Мария Ароникова посчитала, что позиция, выраженная в настоящем деле, вызывает интерес, так как Верховным Судом дополнительно изучены вопросы столкновения прав на товарный знак и наименование места происхождения товаров. «Особенно важно, что дело, связанное с нарушением прав на товарный знак с дискламацией основного словесного элемента, возвращено на новое рассмотрение, предметом которого, скорее всего, станут исследование объема прав, представляемых таким товарным знаком, и вопрос объема прав владельца НМПТ», – указала она.

Мария Ароникова полагает, что практикующих юристов может заинтересовать позиция, связанная с объёмом прав владельца товарного знака, имеющего дискламацию основного элемента, прав этого же владельца и оппонента по делу на наименование места происхождения товаров с тем же словесным элементом, признанным охраняемым.

Марина Нагорная, «Адвокатская газета», орган Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации; периодическое печатное издание «Новая адвокатская газета» зарегистрировано Роскомнадзором 13 апреля 2007 г., перерегистрировано Роскомнадзором под наименованием «Адвокатская газета» 23 ноября 2017 г. (свидетельство ПИ № ФС77-71704), выходит два раза в месяц, адрес сайта – www.advgazeta.ru; сетевое издание «Адвокатская газета» зарегистрировано Роскомнадзором 23 ноября 2017 г. (свидетельство Эл № ФС77-71702), доменное имя сайта – advgazeta.ru/

https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-razyasnil-chto-nuzhno-uchityvat-pri-opredelenii-skhodstva-tovarnykh-znakov-do-stepeni-smesheniya/